Dar entrada em um pedido de registro de marca não significa que ela será automaticamente registrada. Depois do protocolo, o processo passa por diferentes etapas até chegar à análise realizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que verificará se aquela marca atende aos requisitos estabelecidos pela legislação brasileira.
É justamente nessa análise que muitos empresários descobrem que um nome utilizado há meses ou até anos pode enfrentar obstáculos para conseguir o registro. A existência de outra marca semelhante é uma das causas mais conhecidas, mas está longe de ser a única.
A Lei da Propriedade Industrial estabelece uma série de situações que podem impedir o registro. Por isso, entender os principais motivos de indeferimento é importante antes mesmo de escolher definitivamente o nome de uma empresa, produto ou serviço.
O que significa ter um pedido indeferido?
O indeferimento acontece quando, após o exame do pedido, o INPI entende que existe algum impedimento legal para conceder aquele registro.
Durante o exame de mérito, o Instituto analisa aspectos como a licitude, a distintividade e a veracidade do sinal, sua disponibilidade em relação a direitos anteriores e eventuais oposições apresentadas por terceiros.
Isso significa que protocolar primeiro é apenas o início do processo. O pedido ainda precisará passar pela análise do INPI para que se determine se aquela marca poderá ou não receber o registro.
É por esse motivo que, na Registratta, a pesquisa de viabilidade realizada antes do protocolo tem uma função tão importante. Ela permite identificar previamente determinados riscos e orientar a estratégia do pedido, embora nenhuma pesquisa possa garantir antecipadamente que uma marca será deferida pelo INPI.
Já existir uma marca semelhante pode impedir o registro
Um dos motivos mais conhecidos de indeferimento é a existência de uma marca anterior que possa entrar em conflito com aquela que está sendo solicitada.
O artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial apresenta diversas hipóteses de sinais que não podem ser registrados. Entre elas está a reprodução ou imitação, total ou parcial, de marca alheia registrada para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, quando houver possibilidade de confusão ou associação.
Isso é importante porque o conflito não ocorre apenas quando duas marcas são absolutamente idênticas.
Alterações aparentemente pequenas no nome, como substituir uma letra, modificar a grafia, acrescentar uma palavra ou utilizar uma expressão foneticamente semelhante, não garantem que o novo pedido será aceito.
Na análise, é necessário observar o conjunto formado pelas marcas e a relação entre os produtos ou serviços envolvidos. Dependendo das circunstâncias, até marcas escritas de maneiras diferentes podem ser consideradas conflitantes.
Um nome muito genérico ou descritivo também pode ser um problema
Nem todo nome está disponível para apropriação exclusiva como marca.
A legislação estabelece restrições para sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo quando estiverem relacionados ao produto ou serviço que pretendem distinguir, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.
Isso existe porque determinadas expressões precisam permanecer disponíveis para utilização pelos demais participantes daquele mercado.
Imagine uma empresa tentando obter exclusividade sobre uma expressão que simplesmente descreve o produto vendido ou uma característica essencial daquele serviço. Dependendo da forma como a marca for constituída, o INPI poderá entender que não existe distintividade suficiente para justificar sua proteção exclusiva.
Por isso, criar um nome que seja fácil de entender pelo consumidor é importante, mas construir uma marca suficientemente distintiva também pode fazer diferença no momento do registro.
Elementos proibidos pela legislação também podem levar ao indeferimento
A Lei da Propriedade Industrial apresenta uma extensa relação de sinais que não podem ser registrados como marca em determinadas circunstâncias.
Entre as proibições previstas no artigo 124 estão, por exemplo, determinados símbolos e designações oficiais, expressões contrárias à moral e aos bons costumes, reprodução de sinais protegidos de terceiros e outras situações expressamente previstas pela legislação.
Existem ainda regras específicas relacionadas a nomes civis, pseudônimos, obras protegidas por direitos autorais, indicações geográficas e outros elementos.
Isso demonstra que a análise de uma marca não se resume a descobrir se existe outra empresa com o mesmo nome. O próprio conteúdo do sinal escolhido precisa estar de acordo com os requisitos legais de registrabilidade.
Receber uma oposição significa que minha marca será indeferida?
Não necessariamente.
Depois que um pedido de registro é publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), terceiros possuem o prazo legal de 60 dias para apresentar oposição ao pedido.
A oposição é uma oportunidade para que um terceiro apresente ao INPI argumentos pelos quais entende que aquela marca não deveria ser registrada. O requerente, por sua vez, poderá apresentar manifestação contra essa oposição também dentro do prazo previsto pela legislação.
É importante compreender que a oposição não determina automaticamente o resultado do processo. Os argumentos apresentados serão considerados pelo INPI durante o exame de mérito, juntamente com os demais elementos do pedido.
Por isso, a existência de uma oposição exige atenção e análise técnica, mas não deve ser confundida com uma decisão de indeferimento.
Escolher a classe errada pode causar problemas?
A classificação dos produtos e serviços é outra etapa importante na estratégia de proteção de uma marca. O pedido precisa indicar corretamente aquilo que a marca pretende identificar, de acordo com o sistema de classificação adotado pelo INPI.
Entretanto, é importante fazer uma distinção: nem todo erro relacionado à classificação resulta automaticamente em indeferimento. Dependendo da irregularidade, o INPI pode formular exigências ou adotar outros procedimentos previstos em suas normas.
O problema é que uma estratégia inadequada pode resultar em uma proteção diferente daquela que o empresário realmente precisava ou criar dificuldades durante o processo.
Por isso, registrar uma marca não deve ser encarado simplesmente como escolher uma classe pelo nome da atividade da empresa. É necessário analisar quais produtos ou serviços aquela marca efetivamente identifica e estruturar o pedido de acordo com essa realidade.
E se ninguém apresentar oposição?
Mesmo sem oposição, o pedido ainda pode ser indeferido.
Esse é um ponto que costuma gerar bastante confusão. Alguns empresários acompanham o período de publicação, percebem que ninguém contestou o pedido e imaginam que a marca já está praticamente aprovada.
Não é assim que o processo funciona.
Encerrado o prazo para apresentação de oposição, o pedido seguirá para o exame de mérito. É nessa etapa que o próprio INPI verificará se existem impedimentos legais ao registro.
Portanto, passar pelo período de oposição sem qualquer manifestação de terceiros é positivo, mas não representa uma garantia de deferimento.
Uma boa pesquisa reduz riscos, mas não garante o registro
Antes de apresentar um pedido, é possível pesquisar a existência de marcas anteriores e analisar diversos fatores que podem representar obstáculos.
Uma pesquisa bem realizada não deve se limitar a procurar exatamente o mesmo nome. Dependendo do caso, é necessário observar grafias semelhantes, aspectos fonéticos, composição da marca, produtos e serviços relacionados e outros elementos capazes de gerar conflito.
Também é importante avaliar se o próprio sinal possui características que possam encontrar alguma das proibições previstas na legislação.
Essa análise permite que o empresário conheça melhor os riscos antes de investir no pedido e, principalmente, antes de construir toda a identidade comercial ao redor daquele nome.
Ainda assim, a decisão final pertence ao INPI. Por isso, a Registratta trabalha com análise de viabilidade e avaliação de riscos, e não com promessa de aprovação. O objetivo é oferecer ao empresário informações para que ele possa tomar uma decisão mais segura antes de iniciar o processo.
Meu pedido foi indeferido. Perdi definitivamente a marca?
Nem sempre.
A legislação prevê a possibilidade de recurso contra decisões de indeferimento. Atualmente, o INPI informa que o interessado na revisão da decisão pode apresentar recurso dentro do prazo legal de 60 dias.
A possibilidade de reverter a decisão dependerá dos fundamentos utilizados pelo INPI e das circunstâncias específicas do processo. Em alguns casos, pode haver argumentos jurídicos capazes de justificar a reforma da decisão; em outros, o impedimento identificado pode tornar a reversão pouco provável.
Por isso, quando ocorre um indeferimento, o primeiro passo deve ser compreender exatamente qual fundamento legal foi utilizado pelo examinador antes de decidir se vale a pena recorrer.
O registro começa antes do protocolo
Muitos problemas encontrados durante um processo de marca têm origem em uma etapa anterior: a própria escolha do nome.
Quando o empresário cria a identidade visual, compra domínio, desenvolve embalagens, instala uma fachada e começa a investir em publicidade sem antes avaliar a situação daquela marca, pode estar construindo um ativo sobre um nome que encontrará dificuldades para ser protegido.
Por isso, o registro não deveria começar simplesmente com o preenchimento de um pedido. Ele começa com uma escolha consciente da marca, seguida de uma pesquisa de viabilidade e de uma estratégia adequada para sua proteção.
Não existe análise capaz de eliminar completamente o risco de um indeferimento, porque a decisão pertence ao INPI. Mas conhecer os possíveis obstáculos antes do protocolo permite que o empresário tome decisões com muito mais informação e evite investimentos desnecessários em marcas com riscos relevantes.
A Registratta auxilia empresas e empreendedores desde a pesquisa de viabilidade até o acompanhamento do processo de registro perante o INPI, incluindo a análise das ocorrências que podem surgir durante sua tramitação.
Referências
Brasil. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial, especialmente os artigos 122, 124, 158 e 159.
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Manual de Marcas, seção sobre exame substantivo.
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Manual de Marcas, orientações sobre oposição, manifestação e exame de mérito.
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Informações sobre recursos administrativos em processos de marcas.
